E’ un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio.

Costituiscono marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi delle persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a) a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese b) ad essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso di chi ha diritto a portare il nome. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. Se il marchio contiene parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso favorevole alla registrazione; l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in caso di avviso contrario alla registrazione espresso dall'amministrazione interessata o competente.

La protezione del marchio è limitata ai paesi per i quali esso è stato depositato e registrato.

Il marchio depositato in Italia è tutelato nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.

Per il territorio dell'Unione Europea la protezione del marchio è garantita dalla procedura di registrazione del marchio comunitario (attraverso l'UAMI - Ufficio Armonizzazione Mercato Interno).

A livello internazionale può essere presentata all'OMPI, attraverso l'UIBM, una domanda unitaria di registrazione secondo il sistema dell'Accordo e del Protocollo di Madrid designando uno o più Stati anche extraeuropei; in tal caso la registrazione produrrà lo stesso effetto di tante registrazioni nazionali quanti sono gli Stati coinvolti. In alternativa, potranno essere effettuati separati depositi nazionali nei diversi Stati, europei o non, nei quali ci si intende avvalere della protezione del marchio.

Secondo l’articolo 7 CPI , un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo per determinati prodotti e/o servizi che devono essere descritti con precisione al fine di determinare la portata di protezione dei marchi registrati e garantirne la sicurezza giuridica.

L’Italia, in qualità di membro dell’Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la Classificazione di Nizza. In particolare, per i prodotti e i servizi che si intende rivendicare, devono essere utilizzati sia il numero della classe che la specifica dei prodotti e dei servizi che si vuole proteggere (art. 156 CPI ).

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea “IP TRANSLATOR” del 19 giugno 2012 e degli approfondimenti effettuati dall’UAMI in collaborazione con gli Uffici nazionali europei, si sono stabiliti dei criteri di armonizzazione nell'uso e nell'interpretazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza e nelle modalità di elencazione dei prodotti e servizi. In particolare:

Con la Comunicazione Comune n. 1, pubblicata in data 3 maggio 2013 (aggiornata il 20 febbraio 2014), si è stabilito che le indicazioni contenute nel titolo della classe non coprono automaticamente tutta la lista dei prodotti e dei servizi di quella classe, ma sono interpretate nel loro senso letterale. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non accetta più la dichiarazione del titolare tesa ad ottenere la protezione dell’intera classe. Per tutti i depositi dei marchi occorre quindi procedere ad una elencazione puntuale e dettagliata dei prodotti e servizi richiesti.

Nella Comunicazione Comune n. 2, pubblicata in data 20 novembre 2013 (aggiornata il 28 ottobre 2015), sono state individuate 11 indicazioni di prodotti o servizi (successivamente ridotte a 5) utilizzate nei titoli delle classi che necessitano di essere meglio specificate in quanto sono state giudicate troppo vaghe e non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione enunciati nella suddetta sentenza della Corte di Giustizia.

La Comunicazione Comune n. 3, pubblicata il 20 febbraio 2014, illustra i criteri in base ai quali viene stabilito se le indicazioni utilizzate nei titoli delle classi dei prodotti o servizi sono sufficientemente chiare e precise, fornendo criteri comuni ed esempi concreti per assicurare la puntualità delle dizioni utilizzate nell'elencazione dei prodotti o servizi.

La Comunicazione Comune n. 4, pubblicata il 15 aprile 2014, fornisce criteri uniformi per la gestione e la protezione dei marchi in bianco e nero o in scala di grigi, con particolare riferimento alla priorità, agli impedimenti relativi e all'uso effettivo (non valevoli per l'Italia, che non ha aderito al programma di convergenza del 2011).

Nella Comunicazione Comune n. 5, pubblicata il 2 ottobre 2014, trovano spazio gli approfondimenti relativi agli impedimenti alla domanda di registrazione connessi al rischio di confusione tra i marchi (non valevoli per l'Italia, che non ha aderito al programma di convergenza del 2011).

La successiva Comunicazione Comune n. 6 ha ad oggetto i criteri per la rappresentazione dei nuovi tipi di marchi derivanti dall'abolizione del requisito della rappresentazione grafica.

Per presentare una domanda di registrazione formalmente corretta è quindi necessario attenersi ad alcuni criteri:

- elencazione analitica dei beni e servizi che si intendono proteggere, preceduti dal numero della classe, senza ricorrere ad una frase standard per indicare l'intenzione del richiedente di proteggere tutti i beni o servizi inclusi nella classe; tale ultima modalità non sarà più ritenuta ammissibile;

- per le domande che contengano prodotti o servizi rinvenibili in una delle classi di cui alla Classificazione di Nizza, consultazione delle banche dati e degli strumenti (quali TM CLASS o G&S MANAGER) messi a disposizione dall'UAMI o da WIPO per indicare correttamente prodotti o servizi assimilabili a quello prescelto.

Per informazioni dettagliate sulla classificazione di Nizza si rimanda al sito dell'UIBM.

Dal 29/12/2022 per far dichiarare la nullità o decadenza di un marchio d'impresa, è possibile instaurare, in alternativa all’azione giurisdizionale, un procedimento amministrativo dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

• Segno privo di carattere distintivo (perchè consiste esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio o in denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, o ancora incapaci di caratterizzare prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, anche in relazione alla forma);
• Segno lesivo dell'immagine o della reputazione dello Stato italiano o, se si tratta di segno riconducibile alle forze dell'ordine e alle forze armate o ai nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, privo dell'autorizzazione alla registrazione da parte dell'autorità competente;
• Segno illecito (contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume o idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché evocativo, usurpativo o imitativo di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte);
• Segno escluso dalla registrazione (perchè soggetto alla protezione delle denominazioni d'origine (DOP), delle indicazioni geografiche (IGP), delle menzioni tradizionali per i vini (MTV), delle Specialità tradizionali garantite (STG), oppure segno che contiene o riproduce nei suoi elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata; segno il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi);
• Segno privo del requisito della novità (marchio identico o simile ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; oppure anche per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza nell'Unione europea o nello Stato o sia già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi);
• Domanda di registrazione del marchio d'impresa presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

• Volgarizzazione (marchio divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perso la sua capacità distintiva);
• Sopravvenuta ingannevolezza (in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi);
• Non uso (entro cinque anni dalla registrazione, o sospensione dell'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, senza un motivo legittimo).

Per estendere all’estero la validità della protezione, la scelta può ricadere:

1) sui singoli depositi nazionali in ciascun paese estero d’interesse (europeo o non) nel quale ci si intende avvalere del marchio

2) sul marchio comunitario, disciplinato dai Regolamenti UE 2015/2424 e 2017/1001, che è un marchio unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea, con domanda da depositare o presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Industriale (EUIPO) di Alicante, in Spagna, o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). La domanda può essere presentata in formato cartaceo o telematico; il pagamento delle tasse di registrazione dovrà avvenire, alternativamente con bonifico o carta di credito, a pena di irricevibilità della domanda, entro un mese dalla data del deposito. Le Camere di Commercio non sono competenti a ricevere la domanda di registrazione di marchio comunitario in formato cartaceo. Attraverso un procedimento di registrazione unitario (gestito dall'UAMI - Ufficio Armonizzazione Mercato Interno), il marchio beneficerà di una protezione uniforme su tutto il territorio comunitario. I titolari o i richiedenti di un marchio comunitario che siano già titolari di un marchio nazionale o internazionale anteriore identico con effetto in uno o più stati membri per prodotti ed servizi identici, possono rivendicare la preesistenza di tale marchio nella domanda di marchio comunitario, oppure entro due mesi dal suo deposito oppure ancora in qualsiasi momento successivo alla registrazione, mantenendo i diritti acquisiti, anche in difetto di rinnovo del loro marchio anteriore. La preesistenza ha come unico effetto di consentire al titolare del marchio comunitario che ceda il marchio anteriore o lo lasci scadere di vantare gli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato. Qualora soddisfi i requisiti previsti, la domanda di marchio comunitario viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari ed è soggetta ad eventuale opposizione avanti all'UAMI, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione, per ragioni relative all'identità o somiglianza con marchio anteriormente tutelato o di rischio di confusione con marchio anteriormente tutelato a causa dell'identità o somiglianza dei prodotti e servizi per i quali i marchi sono stati richiesti. In caso di mancato accoglimento della domanda di registrazione comunitaria, il richiedente può optare per una domanda di registrazione di marchio nazionale in tutti gli stati membri in cui non operi il motivo del rifiuto; le conseguenti domande nazionali conserveranno la data di deposito di quella comunitaria. In caso di trasferimento della titolarità di un marchio internazionale, occorre effettuare la trascrizione presso l'OMPI, non essendo sufficiente la trascrizione nazionale presso l'UIBM. L'atto di cessione, con sottoscrizione delle parti anche non autenticata da notaio, dovrà essere trasmessa all'OMPI unitamente alla modulistica reperibile al sito https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ previo versamento della tassa prevista da corrispondere a mezzo bonifico bancario in franchi svizzeri. La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, rinnovabile per successivi periodi di dieci anni

Costi della procedura di registrazione:

- in caso di deposito telematico: 850 € per una classe + 50 € la seconda +150 € per ogni classe aggiunta oltre la 2^

- in caso di deposito cartaceo: 1.000 € per una classe + 50 € la seconda +150 € per ogni classe aggiunta oltre la 2^

La procedura di registrazione del marchio comunitario in sintesi

3) sul marchio internazionale. Il marchio internazionale vale nei Paesi firmatari dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid designati nella domanda e, a differenza dei singoli marchi nazionali esteri, è sufficiente depositare un’unica domanda all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l’UIBM, che si avvale delle locali Camere di Commercio. In questo caso la registrazione produrrà lo stesso effetto di tante registrazioni nazionali, quanti sono gli stati designati. La procedura presuppone necessariamente la precedente o contestuale presentazione di domanda di registrazione di un identico marchio nazionale.L'Accordo di Madrid (sottoscritto nel 1891) esige la preventiva registrazione del marchio nello stato di origine, mentre il Protocollo (sottoscritto nel 1989) consente l'estensione anche sulla base di una semplice domanda pendente. Non si tratta quindi di un marchio con efficacia sovranazionale (come il marchio comunitario), bensì di una procedura speciale che permette di ottenere la registrazione del marchio in più stati; le procedure di registrazione, infatti, seguono il percorso ordinario di esame previsto dalla normativa di ogni stato designato. Il sistema di protezione consente una progressiva estensione territoriale del marchio: è possibile designare all'atto del deposito soltanto alcuni stati ed estendere successivamente la registrazione ad altri stati aderenti al sistema, senza limiti di tempo. Per i primi cinque anni, le sorti del marchio internazionale seguono quelle del marchio nazionale di cui è stata estesa la protezione: eventuali cause di estinzione o decadenza del marchio nazionale travolgeranno anche l'estensione internazionale; decorsi i primi cinque anni di vigenza, sarà possibile rinnovare il marchio internazionale senza procedere al contestuale rinnovo del marchio nazionale. La durata della registrazione del marchio internazionale è di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, rinnovabile per successivi periodi di dieci anni. Il rinnovo potrà essere effettuato a partire dai sei mesi precedenti alla data di scadenza e, se avvenuto nei sei mesi successivi alla scadenza, dovrà essere corrisposto un diritto di mora. Dal 1° agosto 2016 la tassa di concessione dovuta va pagata tramite modello F24.

Costi per la registrazione

La procedura di registrazione del marchio internazionale in sintesi

Ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 (ratificata dall'Italia), a partire dalla data di deposito in Italia l’interessato ha sei mesi di tempo per decidere quale strategia adottare per estendere all’estero la propria domanda di registrazione di marchio, mantenendo come data di deposito quella del primo deposito nazionale, in modo da poterne rivendicare la priorità con riferimento allo stesso oggetto del marchio. A questo scopo, occorre indicare gli estremi della domanda estera prioritaria, allegandone copia con traduzione in italiano, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco identificativo della domanda fornito dall'Ente che detiene il fascicolo, in modo da consentire all'UIBM di acquisire il fascicolo stesso. Il richiedente può riservarsi di trasmettere la documentazione entro sei mesi dal deposito della domanda in Italia; in caso contrario, la priorità estera non potrà essere menzionata.

La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

Per il deposito cartaceo della domanda di marchio nazionale occorre versare:

1) i DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio. I diritti di segreteria per la Camera di Commercio di Bologna si versano tramite Pago PA  con bancomat o carta di credito direttamente all’Ufficio Brevetti e Marchi, contestualmente al deposito.

Le marche da bollo devono essere acquistate nelle rivendite autorizzate ed applicate sulla prima pagina di UNO dei Moduli di domanda e sui relativi documenti; se si richiede copia autentica della domanda, la seconda marca deve essere consegnata all’Ufficio al momento del deposito.

Sono esenti dal versamento dell'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze posti in essere o richiesti da:

- organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS);

- federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciuti dal CONI.

2) la TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (€. 101,00 per i prodotti e servizi compresi in una classe della Classificazione di Nizza oltre ad €. 34,00 per ogni classe ulteriore) successivamente al deposito utilizzando il modello F24 precompilato consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di commercio. La data del deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.

Sono esenti dal versamento della tassa di concessione governativa:

- gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS);

- gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell'art. 229 del Codice della Proprietà Industriale, qualora la domanda di registrazione del marchio sia rigettata o il richiedente vi rinunci prima che la registrazione sia effettuata, è previsto il rimborso delle tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, dove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione. 

Per il rinnovo decennale della domanda di marchio nazionale già registrato occorre versare:

1) i DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio e l'imposta di bollo, stessi importi e modalità descritti in precedenza;

2) la TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (€. 67,00 per i prodotti e servizi compresi in una classe della Classificazione di Nizza oltre ad €. 34,00 per ogni classe ulteriore) successivamente al deposito utilizzando il modello F24 precompilato consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di commercio.

La domanda di rinnovazione della registrazione del marchio deve essere presentata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso (ad esempio, in caso di domanda presentata il 05.10.2020, l'ultimo giorno utile per il rinnovo sarà il 31.10.2030). Nel semestre successivo al mese di scadenza sarà ancora possibile procedere al rinnovo versando un diritto di mora pari ad €. 34,00; scaduto questo ulteriore termine, interverrà la scadenza definitiva del marchio, senza più possibilità di rinnovo.

In sede di rinnovo - che potrà avvenire esclusivamente per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti e servizi di cui alla Classificazione di Nizza - è possibile rinunciare ad alcune classi in precedenza selezionate, ma non al contrario aggiungere classi ulteriori rispetto all'elenco originale, nè indicare un diverso numero di classe, nemmeno in caso di aggiornamenti o revisioni da parte del legislatore. Allo stesso modo, non è possibile apportare modifiche alla descrizione o all'immagine o ai colori del marchio da rinnovare.